北京集慧智佳知识产权管理咨询有限公司  余欢

近几年，由标准必要专利引发的与公平、合理、无歧视（FRAND）原则相关的诉讼和争论层出不穷，根据专利法，专利可以说是国家授予的一种垄断的权利，因为专利有排他权；但如果滥用专利，则很容易触犯反垄断法。

一、“FRAND原则”适用的争论点

1、“FRAND”许可承诺是否具有合同性质

1.1、最新趋势：

专利权人加入标准化组织并做出FRAND许可承诺本身并不意味着在标准必要专利权人和标准实施者之间创设任何许可合同。FRAND许可承诺，只表明专利权人愿意与标准实施者即被许可人通过谈判的方式，达成正式的许可合同。专利许可合同本身需要考虑的因素非常多，需要许可方与被许可方共同协商达成一致，若FRAND许可承诺本身就是一个合同的话，太过简单模糊，无法保障合同双方的利益。因此认为，FRAND许可承诺只是一种许可意愿的表达，而非合同性质。

1.2、代表性案例：

（1）中国：华为 v. IDC (深圳中级人民法院 2013年)

“FRAND许可承诺不宜理解为标准必要专利权人与标准实施者之间已经成立合同关系。”

（2）日本：苹果 v. 三星（日本知识产权高等法院 2014年）

二审判决推翻了东京地方法院一审时做出的FRAND承诺性质属于专利权人与标准化机构缔结的效力及于第三人的合同的认定。二审法院认为“该承诺性质并不属于三星公司发出专利许可合同的要约行为。”

（3）美国与欧洲：

近几年的案例没有对这个问题进行独立的探讨与判决，但是通过分析法官在与标准必要专利相关的案件中所作阐述可看出，欧美法官普遍默认“FRAND”许可承诺本身不具有合同性质。

2、“FRAND原则”合理许可费的参考因素与计费基准

2.1、最新趋势：

专利许可费应该以涉案专利对于应用该专利的组件或者“最小销售单位”而非整个终端产品的贡献来计算。根据该更严格的分类标准，SEP许可费总体来看有下降趋势。

2.2、代表性案例：

（1）中国：华为 v. IDC (深圳中级人民法院 2013年)

FRAND许可费率的合理性判断至少应该考虑三个因素：

a)专利许可使用费不应超过产品价格，例如按一定比例范围对许可使用费进行总量控制；

b)SEP权利人不能因专利被纳入标准而获得额外的利益；

c)一个标准或者技术规程包含许多标准必要专利，任何一个SEP权利人都只能获得其应得的许可费。

（2）日本：苹果 v. 三星（日本知识产权高等法院 2014年）

符合FRAND条件的损害赔偿额度的具体方法为：

a)计算UMTS标准对于苹果公司两款产品的贡献度；

b)计算三星公司的专利技术对于UMTS标准的贡献度；

c)计算三星公司的专利技术对于UMTS标准的贡献度时，要考虑许可费率堆叠的问题。

（3）美国：微软 v. 摩托罗拉（华盛顿西区联邦法院 2013年）

四个基本经济原则：

a)FRAND许可费应有助于该标准的推广；

b)决定FRAND许可费的方法应尽量减少阻止该标准推广的风险，即“专利挟持”（Patent Hold-Up）风险，还要考虑到今后可能出现的其他标准必要专利的许可费堆叠问题（Royalty Stacking）；

c)FRAND许可费应保证专利权人在知识产权方面的投资获得合理回报；

d)FRAND许可费应当限制在基于该专利技术经济价值的合理许可费用，而不应考虑该专利被纳入标准后的经济增值部分。

以Georgia-Pacific案确立的15个因素为基础，根据“FRAND原则”修改后又提出的因素：

a)已有的许可协议；

b)被许可人已支付的、相似专利的专利许可费（如有）；

c)限制在基于该专利技术经济价值的合理许可费用（不考虑该专利被包括进标准的经济价值）；

d)其他可替换的、当时可能写进该标准的技术；

e)该标准和实施该标准产品的总的专利数量和许可环境。这会帮助法庭考虑假设性许可谈判中的许可费堆叠问题（Royalty Stacking）；

f)关于“无歧视”原则，要考虑两个因素：对许可对象来说，专利费应合理；对所有人或单位来说,许可费应大概一致。

（4）其他美国判例：

Apple Inc v. Motorola Mobility, Inc. [Northern District of Illinois]；

Ericsson v. D-Link[Eastern District of Texas]；

In re Innovatio IP Ventures, LLC [Northern District of Illinois]；

Realtek v. LSI [Northern District of California]

这几个案件都在判决时关注到了专利劫持和许可费堆叠的问题，主审法官们普遍认为确定合理许可费时应考虑专利对于产品或技术进步本身所做贡献，而不应考虑专利被纳入标准后所带来的增值部分。

2.3、许可费率计价基准：

目前绝大多数专利权人收取许可费率的计价基础多为最终产品。法官的判例越来越倾向于认为标准必要专利的许可费不应该以整机的价格为基础进行收取，而应该考察用到该专利的技术元件在整机中的作用以及价值来进行评估。在Ericsson v. D-Link [Eastern District of Texas]和Realtek v. LSI [Northern District of California]两个案子中，法官还明确使用到了“最小可销售单元（the smallest saleable unit）”一词。

3、标准必要专利（SEP）禁令救济方式的核发条件与参考因素

3.1、最新趋势：

法官趋于谨慎，考察标准越来越严格。必要专利的禁令救济，既不能全面禁止也不能不加限制，要有条件地发放，专利权人必须先进行许可谈判流程，否则不能直接要求禁令。FRAND承诺并不意味对禁令救济的排斥，虽然专利权人做出FRAND许可承诺，但在某些特殊情况下，专利权人仍可以寻求禁令救济。

3.2、代表性案例：

美国：eBay案（2006年）

禁令救济的四要素：

a)原告已经遭受不可挽回的损害；

b)法律上的救济方式（如金钱损害赔偿）无法适当地补偿此损害；

c)在考虑原被告双方的利弊得失下，此项衡平法的救济方式是有正当理由的；

d)公共利益也不会因禁令的发布而遭到损害。

该四要素在上文提到的美国近几年发生的SEP相关案件中不断的被引用。

此外，如果被许可人无意支付专利使用费，专利权人别无他法，也可寻求禁令。被许可人无意支付专利使用费的表现包括：

a)明确拒绝获得许可；

b)明确表明不会支付许可费；

c)拒绝由中立第三方确定FRAND许可条件；

d)不适当地拖延第三方确定FRAND许可条件的时间，或不遵守第三方的裁决结果。

二、各国最新事件跟踪

1、高通反垄断案（中国，2015年2月9日）

国家发改委于今年2月9日签署了对于高通公司反垄断调查的处罚判决书，其中规定的高通公司的整改措施包括：

a)对为在我国境内使用而销售的手机，按整机批发净售价的65%收取专利许可费

b)向我国被许可人进行专利许可时，将提供专利清单，不得对过期专利收取许可费；

c)不要求我国被许可人将专利进行免费反向许可；

d)在进行无线标准必要专利许可时，不得没有正当理由搭售非无线通信标准必要专利许可；

e)销售基带芯片时不要求我国被许可人签订包含不合理条件的许可协议，不将不挑战专利许可协议作为向我国被许可人供应基带芯片的条件。

从发改委对高通的最终处罚结果来看，相当于让高通对自己做了一个辩护，付出近10亿美元的经济损失、65%的折扣等，这些只是表面上的一个妥协，并没有打破高通在芯片市场的垄断地位。虽然许可费额度最终因计算基准下降而有所下调，但与美国法官通过判决确立的抛弃整机概念，而采用“最小可销售单元”作为许可费计价基准的方式还有着不小的差距。

2、美国司法部对IEEE的回函（美国，2015年2月2日）

这次IEEE的知识产权政策调整规定：

a)标准必要专利权人将不能随意申请禁令救济措施，更不得以禁令相威胁，逼迫专利使用人接受其提出的许可费率，除非被许可人明确的表示拒绝接受一个公平、合理、无歧视的许可。eBay案所确立的四要素将成为法院判定是否核准禁令救济措施的重要依据。

b)对于“合理许可费”的定义，要考虑以下一个强制性因素和三个推荐因素。强制因素是：合理费率“应为合理补偿……并排除因将专利技术纳入IEEE的标准而产生的额外价值。”三个推荐因素为：“必要专利下的发明或发明属性的功能的价值对实施该必要专利的最小可销售合标使用(Compliant Implementation ) 的价值的贡献”；“必要专利对实施该专利的最小可销售合标使用所贡献的价值，根据该合标使用所实施的同一IEEE标准上的所有必要专利所贡献的价值”；以及“使用必要专利的现存许可，当这些许可不是在明示或暗示的禁止令威胁下取得的且其情况和许可结果足以和拟议许可的情况相提并论。”

c)禁止专利权人要求被许可人将不属于同一标准的必要专利的许可进行回授，且禁止其强制被许可人接受非该标准的必要专利的许可。

d)受IEEE的RAND承诺约束的专利所有人对“所有合标使用”(“any Compliant Implementation”)许可其专利，意味着做出IEEE的RAND承诺的专利权人不能对在任何生产层级的IEEE标准的使用拒绝许可其专利。

美国司法部对IEEE的这次政策调整给予了充分的肯定，并认为这将更加清晰、透明地促进标准的采用和实施。由此可见，美国司法部现在对于许可费定价基准以及禁令救济问题的态度与这两年的几个案件判决结果所表现出来的趋势是相一致的。

3、爱立信 v. 苹果（美国，2015年1月12日&2015年2月26日）

2015年1月12日，苹果向加州北部地方法院提交诉状，指控爱立信在4G技术专利上收取了过高的专利费，这也是目前首家手机公司就LTE专利问题向爱立信发起诉讼。苹果认为：

a)爱立信用于征收许可费的部分专利并非移动通信领域的必要专利。

b)许可费应该以基于整合 LTE 技术的零部件的价值而非整机价格为基准来计算。

2015年2月26日，爱立信向美国国际贸易委员会（ITC）申诉，声称苹果的多项产品侵犯了爱立信在移动通信，尤其是LTE领域的多个专利权，要求ITC对苹果产品核发禁令。同时，爱立信还向德州东部地方法院发起七个反诉，要求法院：

a)对合理许可费的费率做出决断。

b)判决苹果侵犯爱立信多项专利权并支付侵权赔偿金。

c)核发对于苹果多个产品的禁令。

双方的争议点依然在合理许可费的计算和禁令核发两个问题上，苹果与爱立信2008年签订的许可费合同于两年前已经到期，经过两年谈判未有结论。随着这两年多个判例和政府态度对于许可费计费标准向“最小销售单元”倾斜趋势日渐明晰，反垄断执法力度逐步加强以及苹果自身专利储备和议价能力的不断增强。此时向爱立信发起诉讼可谓是深思熟虑后的时机选择。

4、爱立信 v. 小米（印度，2014年12月）

2014年12月，爱立信向新德里高级法院提起诉讼，声称小米在印度市场“不公正地”使用了其一系列无线技术专利，并且曾在过去三年与小米沟通无果。法院随后颁发了临时禁令，要求1月8日之前小米在印度可以销售搭载高通芯片的红米1S，不允许其销售搭载MTK芯片的红米Note。

2015年2月5日，爱立信再次向法院申诉，声称小米公司内置MTK芯片的手机在法院发布销售禁令后仍然出口印度并在印度市场销售，提请法院委任一名当地专员负责审查小米手机进口印度的情况。小米对此回应说，Xiaomishop.com网站销售小米产品的行为根本没有获得小米公司的授权，与小米公司毫无关联。

3月23日消息，印度新德里高等法院发布最新文件，宣布爱立信起诉小米侵权案将于今年5月21日开庭，届时双方将就侵权案展开辩论。

目前案件还没有定论，但是预计小米肯定是侵犯了爱立信的专利权并且需要支付一定许可费用的，至于最后许可费率的确定以及赔偿金的确立还要看双方博弈的结果。

三、总结：

1、“FRAND”许可承诺只是一种许可意愿的表达，不具有合同性质。

2、专利许可费应该以涉案专利对于应用该专利的组件或者“最小销售单位”而非整个终端产品的贡献来计算。SEP许可费总体来看有下降趋势。

3、对于SEP的禁令救济，法官趋于谨慎，考察标准越来越严格。既不能全面禁止也不能不加限制，要有条件地发放，专利权人必须先进行许可谈判流程，否则不能直接要求禁令。FRAND承诺并不意味对禁令救济的排斥，虽然专利权人做出FRAND许可承诺，但在某些特殊情况下，专利权人仍可以寻求禁令救济。

4、反垄断法和反垄断机构逐步介入，成为处理这一类案件时比FRAND原则更为强有力的武器和制度保障